【案情简介】

　　2003年10月16日，国家知识产权局公告并向邱则有颁发了其发明的“预置空腔硬质薄壁构件现浇钢筋砼空心板及其施工方法”发明专利证书。2003年9月9日，专利权人邱则有与新疆岳麓巨星建材有限责任公司（以下简称巨星公司）签订专利实施许可合同，约定由巨星公司在新疆维吾尔自治区范围内排他实施该项专利技术，包括生产、销售专利产品，使用专利方法。专利使用许可费为每年100万元，每年分两期支付。2005年，专利权人邱则有授权巨星公司为维护上述专利权，有权在新疆提起专利侵权诉讼。

　　2004年8月，阿克苏地区国税局立项建造办公大楼，该项目由农一师勘测设计院设计图纸。据该图纸，办公大楼所用的现浇空心楼盖结构GBF薄壁管系涉案专利产品，空心楼盖施工方法采用的是涉案专利施工方法，并注明了“高强薄壁管现浇空心板”必须在设计单位和专利实施单位的指导下施工。该工程于2004年9月开工，施工单位为新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司（以下简称建工一建公司）兴亚分公司。在工程施工过程中，建工一建公司兴亚分公司按图施工，釆用了涉案专利的施工方法，其现浇空心板中的薄壁管为单向平行排列，但将设计图要求采用的涉案专利产品GBF薄壁管变更为王本淼专利产品“混凝土薄壁筒体构件”即GRF管。巨星公司发现后，向施工单位发出了要求停止侵权通知书，并为诉讼支出公证费、交通费5464元。

　　另外，王本淼就涉案专利向国家知识产权局专利复审委员会申请宣告无效，专利复审委员会于2005年3月15日作出复审决定：认为涉案专利的专利权利要求第1~4项、第8项、第9项第一技术方案(薄壁管单向平行排列)、第11~13项不具备专利的新颖性和创造性，被宣告无效，但在权利要求第5~7项、第9项的第二、第三技术方案、第10项的基础上维持该专利权继续有效。申请人王本淼不服该决定，认为邱则有的ZL 99115648X专利应宣告全部无效，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。后王本淼申请撤回诉讼，北京市第一中级人民法院于2005年11月4日依法作出准予撤诉的决定。

【争议焦点】

　　1专利权被宣告部分无效后，如何确定专利权的保护范围？

　　2被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围？

　　3被控侵权产品采用的技术是否为公知技术？

【法院判决】

　　人民法院一审判决：

　　驳回巨星公司的诉讼请求。案件受理费10 06424元，由巨星公司负担。

　　新疆维吾尔自治区高级人民法院二审判决：

　　驳回上诉，维持原判。二审案件受理费10 06424元（巨星公司已预交），由巨星公司负担。

　　最高人民法院再审裁定：

　　1指令新疆维吾尔自治区高级人民法院再审本案；

　　2再审期间，中止原判决的执行。

【案例评析】

　　〖1〗一、专利权被宣告部分无效后，如何确定专利权的保护范围

　　就此问题，巨星公司的观点是：当专利权的原独立权利要求被宣告无效后，应当以维持有效的权利要求与其所引用的权利要求作为确定专利权保护范围的依据。而阿克苏地区国家税务局、新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司的观点则是：当专利权的原独立权利要求被宣告无效后，应当以被维持有效的所有权利要求与它们所引用的权利要求一起作为确定专利权保护范围的依据。一审、二审人民法院判决显然是采纳了后者观点，即以被维持有效的所有权利要求与它们所引用的权利要求一起作为确定专利权保护范围的依据。如二审判决书第9页倒数第4行就写道：“ZL 99115648X号专利被宣告部分无效后，继续有效的部分形成一个新的权利要求”。由于二审判决对于专利权被部分宣告无效后，是按照被维持有效的所有权利要求与它们所引用的权利要求一起作为确定专利权保护范围的依据的，所以才认为，权利要求9记载的第一技术方案空腔硬质薄壁筒的空腔轴线“单向平行排列”已被宣告无效，被控侵权产品采用该被宣告无效的技术方案不构成侵权。

　　但是，一审、二审人民法院所采用的上述确定专利权保护范围的方法是错误的。因为这些被维持有效的权利要求记载的都是各自不同的应受保护的完整的技术方案。正确的方法应当是：当专利权被宣告部分无效后，应当以每一个维持有效的权利要求与其所引用的权利要求分别作为确定专利权保护范围的依据。就本案来说，巨星公司的ZL 99115648X号专利共有13项权利要求，其中，权利要求1、2、3、4、8、9的第一技术方案、11、12、13被宣告无效，权利要求5、6、7、9的第二、第三技术方案、10被维持有效。根据维持有效的权利要求与它们各自所引用的权利要求之间的关系，权利要求5与其所引用的权利要求1；权利要求6与其所引用的权利要求5和权利要求5引用的权利要求1；权利要求7与其所引用的权利要求6以及权利要求6引用的权利要求5和权利要求5引用的权利要求1；权利要求9第二或第三技术方案与其所引用的权利要求1；权利要求10与其所引用的权利要求1等，均应当分别作为确定本案专利权保护范围的依据。本案中，巨星公司既然主张以权利要求5与其所引用的权利要求1作为确定其专利权保护范围的依据，就应当以这两个权利要求所记载的所有技术特征与被控侵权产品的相应技术特征进行比较，而不应当在权利要求5记载的技术特征中再引用权利要求9记载的技术特征，因为二者所保护的是各自不同的技术方案，不存在任何引用关系。所以，一审、二审法院以被控侵权产品没有采用权利要求9第二或者第三技术方案，不具有专利权利要求记载的必要技术特征为由，认定被控侵权产品没有落入专利权的保护范围是错误的。

　　二、被控侵权产品是否落入涉案专利权的保护范围

　　阿克苏地区国家税务局、新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司认为被控侵权产品没有落入专利权保护范围的主要理由是：（1）被控侵权产品的固定定位构件与专利权利要求记载的固定定位构件不同，即被控侵权产品是用铁丝或者钢筋捆扎的方法实现对空腔硬质薄壁管进行固定的，而专利权利要求记载的固定定位构件是压顶钢筋、紧固铁丝和定位块；（2）被控侵权产品的薄壁管端间是实心混凝土，中间没有钢筋，不构成“肋”，因此，也就不具有专利权利要求记载的“端间肋”技术特征。故被控侵权产品与专利权利要求记载的技术方案根本不同。

　　但从本案有关事实来看，专利权利要求1所记载的固定定位构件是上位概念，说明书第4页第4段进一步描述了固定定位构件的各种具体实施方式，其中包括紧固铁丝。被控侵权产品采用铁丝或者钢筋捆扎方式实现对空腔硬质薄壁管进行固定，只是固定定位构件的实施方式之一，为权利要求1记载的“固定定位构件”特征所覆盖。

　　关于“实心混凝土”是否属于专利权利要求5记载的“端间肋”问题。从专利权利要求5的文字记载看，所说的“端间肋”是“现浇砼端间肋”，而“砼”的含义就是“混凝土”。可见，权利要求5记载的“端间肋”也是混凝土，中间并没有钢筋。被控侵权产品的薄壁管端间采用实心混凝土，与权利要求5的字面含义完全一致。

　　由上可见，阿克苏地区国家税务局、新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司主张被控侵权产品没有落入专利权的保护范围的抗辩理由不能成立。

　　三、被控侵权产品采用的技术是否为公知技术

　　从阿克苏地区国家税务局、新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司提交的两份公知技术文献看，一份是《钢筋混凝土大开间现浇管芯楼板》科学技术成果鉴定证书，其中并没有记载有关钢筋混凝土大开间现浇管芯楼板的具体技术方案，且巨星公司认为该份文献并非公开出版物，不能作为证明公知技术的证据使用，故该份文献不能证明被申请人采用的技术是公知技术。另一份是1993年第2期《建筑技术开发》杂志上刊登的一篇论文《钢筋混凝土大开间现浇管芯楼板的研究》。其实，该份文献已在涉案专利无效宣告程序中提交过，专利复审委员会在涉案专利《无效宣告请求审查决定书》中认为，该份文献没有公开权利要求5所记载的“空腔硬质薄壁构件的两端之间有与构件间现浇砼纵肋相交的现浇砼端间肋”技术特征。由上可见，阿克苏地区国家税务局、新疆建工集团第一建筑工程有限责任公司主张的公知技术抗辩理由也不能成立。

【法条链接】

　　《专利法实施细则》（2003年）

　　第21条权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。

　　独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

　　从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。